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Das OLG Düsseldorf, Urteil vom 19.11.202, Az.: I-20 U 152/16 hatte sich in einer markenrechtlichen Auseinandersetzung u.a. mit der Frage zu beschäftigen, ob ein Markeninhaber ein Schadenersatzanspruch zusteht, wenn er allen Herstellern die Nutzung der Marke gegen Abschluss eins unentgeltlichen Lizenzvertrages erlaubt.

Konkret ging es um die Verletzung des Öko Test Labels.

Das Gericht verneint einen solchen Schadenersatzanspruch. Zwar liege im konkreten Fall eine Markenrechtsverletzung vor. Ein Schadenersatz setzt aber zudem eine Vermögenseinbuße voraus.

Das Gericht führt insoweit wie folgt aus:

„…Ungeachtet der unterschiedlichen Berechnungsmöglichkeiten (konkreter Schaden, Lizenzanalogie, Herausgabe des Verletzergewinns) setzt ein Schadensersatzanspruch immer eine Vermögenseinbuße beim Verletzten voraus. Diese lässt sich nicht feststellen….

…Verzichtet –wie hier –der Verletzte auf jegliche kommerzielle Nutzung seines Ausschließlichkeitsrechts, kann der objektive Wert der Nutzung nur mit Null angesetzt werden (OLG Hamm, a.a.O. Rn. 65)….“

 

 

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Mit Beschluss vom 17.10.2013, Az.: I ZB 65/12 hat der BGH über die Rechtsbeständigkeit der Wort-Bild-Marke „test“ der Stiftung Warentest entschieden.

Im Jahr 2004 war die Wort-Bild-Marke unter anderem für Testmagazine, Verbraucherinformationen und Veröffentlichungen von Stiftung Warentest durch das Deutsche Patent- und Markenamt eingetragen worden. Der Axel Springer Verlag hatte im Jahr 2006 die Löschung der Marke beantragt. Das Deutsche Patent- und Markenamt hatte diesem Antrag stattgegeben und die Löschung angeordnet, woraufhin die Markeninhaberin Beschwerde beim Bundespatentgericht erhob.

Letztlich hatte der Bundesgerichtshof über die Rechtsbeständigkeit der Eintragung zu entscheiden. Der Senat nahm ebenso wie zuvor das Bundespatentgericht an, dass die Marke „test“ eine beschreibende Angabe ist, weil sie gleichzeitig den Inhalt der Druckschrift darstelle. Ein hiernach bestehendes Schutzhindernis der mangelnden Unterscheidungskraft könne durch Benutzung der Marke überwunden werden.

Anders als das Bundespatentgericht nahm der BGH allerdings an, dass das Ergebnis, des im Jahr 2009 eingeholte Meinungsforschungsgutachtens für die Annahme nicht ausreiche, dass sich die Wort-Bild-Marke beim allgemeinen Publikum als Marke durchgesetzt habe. Hiernach sahen nur 43% der Befragten in diesem Zeichen ein bestimmtes Unternehmen. Dies reiche in der Regel für eine Verkehrsdurchsetzung nicht aus. Darüber hinaus nutze die Markeninhaberin das Zeichen seit dem Jahr 2008 nicht mehr, so dass nicht auszuschließen sei, dass sich der genannte Anteil bis zur Entscheidung des Bundespatentgerichts über die Löschung der Marke nochmals verringert habe. Weitere Indizien für die Annahme einer Verkehrsdurchsetzung, wie etwa Marktanteil, Auflage oder Werbewirkung, reichen hier nicht aus. Zudem seien Meinungsforschungsgutachten grundsätzlich das zuverlässigste Beweismittel für den Nachweis einer Verkehrsdurchsetzung.

Der BGH verwies die Sache an das Bundespatentgericht zurück, da dieses noch weitere Feststellung treffen muss. Zu klären sei noch, ob die Marke im Jahr 2004 unrechtmäßig eingetragen wurde. Denn für eine Löschung einer wegen Verkehrsdurchsetzung eingetragenen Marke ist Voraussetzung, dass diese keine Verkehrsdurchsetzung besitzt und auch bis zur Entscheidung über die Löschung keine Verkehrsdurchsetzung erlangt hat.